Quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam
Điều 136 khoản 2 Luật Sở hữu trí tuệ (Luật SHTT) về nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu quy định:
“Chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ sử dụng liên tục nhãn hiệu đó. Trong trường hợp nhãn hiệu không được sử dụng liên tục từ năm năm trở lên thì quyền sở hữu nhãn hiệu đó bị chấm dứt hiệu lực theo quy định tại Điều 95 của Luật này”
Tại Điều 95 khoản 1 d) về chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ có quy định:
“Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực”
Xem xét hai nội dung quy định nói trên có thể nhận thấy:
Thứ nhất, có sự không nhất quán trong việc sử dụng từ ngữ – thuật ngữ dẫn đến các cách hiểu khác nhau về cùng một vấn đề. Cụ thể tại Điều 136 quy định về nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu đặt ra yêu cầu chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ sử dụng liên tục nhãn hiệu và nếu không sử dụng liên tục từ năm năm trở lên, thì quyền sở hữu nhãn hiệu đó bị chấm dứt hiệu lực theo quy định tại Điều 95. Trong khi đó, tại Điều 95 chỉ nêu giả định không sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục làm căn cứ để xem xét chấm dứt một nhãn hiệu trên cơ sở không sử dụng. Có thể nhận thấy khá rõ là việc “không sử dụng liên tục từ năm năm trở lên” có nội dung khác,mang ý nghĩa khác với việc “không sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục”.
Thứ hai, chúng tôi cũng cho rằng quy định tại Điều 136 trên đây có một số điểm không phù hợp thông lệ quốc tế và thực tiễn của Việt Nam. Nên chăng, tại ý thứ nhất của điều luật này chỉ cần ghi nhận chủ sở hữu có nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu là đủ, không cần thiết phải là “sử dụng liên tục”. Và tại ý thứ hai nên quy định theo hướng yêu cầu chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu trong thời gian 5 năm liên tục (liên tiếp), nếu không nhãn hiệu có thể bị chấm dứt hiệu lực theo quy định. Điều này cũng đảm bảo tính logic và tương thích với trường hợp loại trừ quy định tại Điều 95: “trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực”.
Thứ ba, thuật ngữ “quyền sở hữu nhãn hiệu bị chấm dứt hiệu lực” quy định tại Điều 136 trên đây cũng là chưa chuẩn xác, gây khó hiểu và cũng không tương thích với tên của điều luật được viện dẫn đến – Điều luật 95 về chấm dứt hiệu văn bằng bảo hộ. Trong các quy định khác của Luật SHTT cũng như trong thực tiễn áp dụng, không có thủ tục và hình thức văn bản nào về chấm dứt quyền sở hữu mà chỉ có thủ tục giải quyết và quyết định/thông báo chấm dứt hiệu lực của văn bằng bảo hộ.
Thứ tư, tại Điều 95 việc dùng thuật ngữ thời hạn năm năm chúng tôi cho rằng là chưa chuẩn xác, thay vào đó nên quy định là trong thời gian năm năm liên tục (liên tiếp).
Thứ năm, trong cả hai quy định trên cũng không chỉ rõ thời điểm bắt đầu phát sinh nghĩa vụ sử dụng của chủ sở hữu là từ khi nào, mặc dù trên thực tế áp dụng, thông thường tất cả đều sẽ ngầm hiểu là tính từ ngày nhãn hiệu đó được cấp văn bằng bảo hộ.
Thứ sáu, một nội dung khác mà chúng tôi cho là quan trọng hơn việc xem xét tính liên tục của hành vi sử dụng trong thời gian năm năm từ ngày cấp văn bằng, đó là cần luật hóa thế nào là hành vi sử dụng thực sự nhãn hiệu.
Kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định hiện hành
Từ các phân tích và nhận định trên đây, chúng tôi đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Điều 95 và Điều 136 lần lượt như sau:
Điều 95 khoản 1 d):
“Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng thực sự trong thời gian năm năm liên tục (liên tiếp) sau khi được cấp văn bằng bảo hộ đến trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực.
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về việc sử dụng thực sự nhãn hiệu.”
Điều 136 khoản 2:
“Chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu sau khi được cấp văn bằng bảo hộ. Trong trường hợp nhãn hiệu không được sử dụng thực sự trong thời gian năm năm liên tục (liên tiếp) sau khi được cấp văn bằng bảo hộ thì văn bằng bảo hộ đó có thể bị chấm dứt hiệu lực theo quy định tại Điều 95 của Luật này”
Thực tiễn xem xét, giải quyết yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trên cơ sở không sử dụng
Thứ nhất, về nghĩa vụ chứng minh.
Một mặt, khi bên thứ ba bất kỳ nộp yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ trên cơ sở không sử dụng chống lại một nhãn hiệu đang được bảo hộ có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, lập luận lý do và nội dung yêu cầu kèm theo Tờ khai chấm dứt hiệu lực theo mẫu quy định.
Mặt khác, đối với chủ sở hữu nhãn hiệu, sau khi nhận được thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ về việc nhãn hiệu của mình đang bị bên thứ ba yêu cầu chấm dứt hiệu lực thì có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu đó. Trong trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu không có ý kiến trả lời trong thời hạn được ấn định hoặc ý kiến trả lời không xác đáng (không cung cấp được bằng chứng chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu theo quy định) thì Cục SHTT sẽ xem xét chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ của nhãn hiệu đó.
Thứ hai, việc xác lập chứng cứ.
Thực tiễn hiện nay việc xác lập chứng cứ để chứng minh một nhãn hiệu không sử dụng thường được thực hiện thông qua các cách thức sau:
- Kết quả điều tra/tra cứu của các cơ quan có chức năng như: Trung tâm thông tin Công nghiệp và thương mại (Bộ Công thương), Tạp chí thị trường (Bộ Tài chính),
- Kết quả điều tra, khảo sát, tra cứu của chính bên nộp yêu cầu chấm dứt hiệu lực, có thể là các thông tin điều tra, tra cứu, khảo sát thị trường thực tế và/hoặc trên mạng internet thông qua các công cụ tìm kiếm như Google, Bing, Yahooo…
- Ý kiến trả lời, văn bản xác nhận từ các cơ quan quản lý nhà nước khác như: cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, Cục quản lý dược (Bộ Y tế)…
- Lập Vi bằng ghi nhận nội dung nhãn hiệu không được sử dụng bởi chủ sở hữu (hoặc bên thứ ba được chủ sở hữu cho phép)
Trên thực tế, hầu hết các yêu cầu chấm dứt hiệu lực đều sử dụng cách thức xác lập chứng cứ số 1) và về cơ bản được Cục SHTT chấp nhận xem xét để thụ lý giải quyết. Đối với các dạng chứng cứ khác, cũng có thể được tham khảo trong quá trình xem xét, giải quyết vụ việc.
Ở chiều ngược lại, trong trường hợp có ý kiến phản hồi, thì chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ thu thập và cung cấp bằng chứng sử dụng dưới các hình thức như:
- Hóa đơn bán hàng, Hợp đồng mua bán và các phương tiện giao dịch khác có thể hiện/gắn nhãn hiệu bảo hộ;
- Ảnh chụp sản phẩm mang nhãn hiệu bảo hộ, các tài liệu quảng cáo, giới thiệu về sản phẩm mang nhãn hiệu bảo hộ;
- Trích dẫn nguồn tin về việc nhãn hiệu sử dụng như website của chủ sở hữu nhãn hiệu/bên được cho phép sử dụng nhãn hiệu, các sàn thương mại điện tử, các trang cung cấp dịch vụ và các kênh truyền thông khác như facebook…
- Lập Vi bằng hoặc bản Tuyên thệ để chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu.
Đáng lưu ý, để được coi là bằng chứng sử dụng, các tài liệu nói trên phải là bản gốc hoặc bản sao được chứng thực/xác nhận và trên đó thể hiện rõ ràng, cụ thể mẫu nhãn hiệu như được bảo hộ. Các tài giao dịch liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu phải chỉ rõ/có liên quan đến sản phẩm/dịch vụ thuộc danh mục bảo hộ trong văn bằng, chứ không thể là một sản phẩm/dịch vụ bất kỳ nào. Dấu hiệu ghi nhận, chỉ dẫn thời gian, thời điểm sử dụng nhãn hiệu cũng cần được thể hiện chuẩn xác và rõ ràng trên tất cả các dạng tài liệu, chứng cứ 1), 2) và 3) nói trên.
Thứ ba, về việc xem xét và đánh giá chứng cứ.
Ở đây có một số vấn đề đã và đang nảy sinh trong thực tiễn mà chưa có cách hiểu và áp dụng nhất quán. Cụ thể là:
- Quy mô, phạm vi và tần suất sử dụng nhãn hiệu có phải là yếu tố bắt buộc khi đánh giá chứng cứ sử dụng không? Nếu có thì có thể định lượng được cụ thể không?
- Giá trị và số lượng giao dịch liên quan đến nhãn hiệu bảo hộ có được xem xét đến khi đánh giá chứng cứ không?
- Các sản phẩm/dịch vụ được chủ sở hữu/bên thứ ba được phép sử dụng phân phối, cung cấp cho người dùng nhưng không phải là sản phẩm thương mại (quà tặng/tài trợ, từ thiện…) có được coi là chứng cứ sử dụng nhãn hiệu không?
- Việc sử dụng thực tế nhãn hiệu với mẫu nhãn hiệu khác (không hoàn toàn trùng, không giống) so với mẫu nhãn hiệu được bảo hộ có được coi là hành vi sử dụng nhãn hiệu không?
- Việc gắn nhãn hiệu lên sản phẩm/dịch vụ tương tự/có liên quan nhưng không nằm trong Danh mục bảo hộ theo văn bằng thì có được xem xét là chứng cứ sử dụng không?
- Hành vi quảng cáo/tàng trữ đơn thuần có đủ điều kiện kiện để chứng minh sử dụng nhãn hiệu hay không?
- Sản phẩm mang nhãn hiệu có xuất hiện trên thị trường nhưng không phải do chủ sở hữu, bên thứ ba được chủ sở hữu cho phép đưa ra thị trường theo phương thức chính thức và trực tiếp (sản phẩm xách tay, hàng nhập khẩu song song, thậm chí hàng nhái, hàng giả) có được coi là chứng cứ sử dụng không?
- Các tài liệu liên quan đến hoạt động thực thi, bảo vệ quyền SHTT như: đăng ký giám sát hải quan, yêu cầu xử lý hàng giả, hàng xâm phạm quyền có được, giám định SHTT có được xem là chứng cứ sử dụng nhãn hiệu không?
- Bên thứ ba được chủ nhãn hiệu cho phép sử dụng nhãn hiệu nhưng không thông qua hợp đồng bằng văn bản hoặc có hợp đồng ký giữa hai bên nhưng hợp đồng đó không đăng ký tại Cục SHTT thì có được coi là chứng cứ sử dụng nhãn hiệu không?
Sau cùng, một vấn đề vướng mắc từ rất lâu nhưng chưa có hướng tháo gỡ triệt để và hiệu quả đó là: theo quy định của Luật SHTT và các văn bản hướng dẫn thi hành thì thủ tục giải quyết yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ dường như khá rõ ràng và chi tiết với các mốc thời hạn cụ thể dưới đây:
Trường hợp người thứ ba yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ, trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo bằng văn bản về ý kiến của người thứ ba cho chủ văn bằng bảo hộ trong đó ấn định thời hạn là 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để chủ văn bằng bảo hộ có ý kiến.
Trên cơ sở xem xét ý kiến của các bên, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ theo quy định tại khoản 4 Điều 95 của Luật Sở hữu trí tuệ.
Thời hạn ra quyết định và thông báo nêu tại điểm này là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn 02 tháng nêu tại điểm 21.3.a mà chủ văn bằng không có ý kiến hoặc kể từ ngày nhận được ý kiến của chủ văn bằng. Thời hạn này có thể kéo dài thêm tối đa 03 tháng nếu chủ văn bằng có ý kiến khác với chủ đơn yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.
(Điểm 20 Thông tư số 16 ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
Nhưng trên thực tế, việc xem xét và giải quyết một vụ việc yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ trên cơ sở không sử dụng thường kéo dài nhiều năm. Cá biệt có không ít vụ việc sau nhiều năm theo đuổi vụ việc đến khi văn bằng bảo hộ bị yêu cầu chấm dứt đã hết hiệu lực vì chủ sở hữu không còn nhu cầu sử dụng, và không gia hạn. Để xử lý tình huống này, Cục SHTT không ban hành quyết định hoặc thông báo giải quyết theo quy định tại Khoản 4 Điều 95 của Luật SHTT mà chỉ ban hành một thông báo ngắn gọn rằng: do nhãn hiệu (đang bị yêu cầu chấm dứt hiệu lực) đã hết hiệu lực từ ngày (…) mà không được gia hạn hiệu lực nên Cục SHTT sẽ không tiếp tục xem xét đề nghị/yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ trên cơ sở không sử dụng. Với thông báo khép lại vụ việc như trên của Cục SHTT, các tổ chức dịch vụ SHTT gặp rất nhiều khó khăn khi báo cáo, tư vấn, giải thích với chủ đơn, với khách hàng – người đã ủy quyền tiến hành yêu cầu chấm dứt hiệu lực trước đó!
Từ khía cạnh thực tiễn, trong khi chờ Luật SHTT được sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hơn, chúng tôi rất mong Cục SHTT sớm có giải pháp để sớm xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài nhiều năm.
Mr. Tăng Đức Khương
Phòng Thực thi quyền Sở hữu trí tuệ
INVESTIP IP LAW FIRM
