Trên thực tế, nhiều trường hợp khi so sánh các nhãn hiệu với nhau, cụm từ “tương tự gây nhầm lẫn” thường được hiểu là sự nhầm lẫn trực tiếp (direct confusion), nghĩa là người tiêu dùng nhầm lẫn nhãn hiệu này với nhãn hiệu khác dựa trên việc nhận biết một cách trực quan sự tương tự giữa các yếu tố về thành phần, cấu trúc, cách phát âm và danh mục sản phẩm. dịch vụ mang nhãn hiệu. Tuy nhiên, về bản chất, “tương tự gây nhầm lẫn” cần phải được hiểu bao gồm nhầm lẫn trực tiếp và nhầm lẫn không trực tiếp (indirect confusion). Nhầm lẫn không trực tiếp chính là việc người tiêu dùng có thể nhận thức được sự khác nhau giữa các nhãn hiệu, nhưng do các nhãn hiệu này cùng chứa thành phần có khả năng phân biệt hoặc các thành phần có khả năng phân biệt tương tự nhau và sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu trùng hoặc tương tự dẫn đến việc người tiêu dùng lầm tưởng rằng các sản phẩm/dịch vụ này đến từ cùng một doanh nghiệp hoặc đến từ các doanh nghiệp có mối liên kết thương mại với nhau. Mối liên kết này có thể là các công ty cùng chung một tập đoàn kinh tế hoặc tồn tại các hợp đồng li-xăng, mua bán, phân phối… hoặc bất kỳ trường hợp nào mà người tiêu dùng tin rằng việc sử dụng nhãn hiệu của một bên có thể liên quan đến các thỏa thuận cấp phép từ bên còn lại, được đảm bảo và kiểm soát chất lượng từ bên còn lại.

Những quy định về “tương tự gây nhầm lẫn” bắt nguồn từ chức năng quan trọng của Nhãn hiệu là để phân biệt, xác định rõ ràng nguồn gốc của sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu, giúp người tiêu dùng có thể phân biệt hàng hoá/dịch vụ đến từ các nhà sản xuất/nhà cung cấp khác nhau. Do đó, pháp luật về sở hữu trí tuệ cần phải loại bỏ nguy cơ hoặc ngăn chặn các hành vi gây ra nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ cho người tiêu dùng, từ đó đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp và giảm thiểu rủi ro trong quá trình lựa chọn hàng hoá, dịch vụ, đặc biệt là khi người tiêu dùng thường có xu hướng và thói quen lựa chọn các nhãn hiệu uy tín hoặc quen thuộc. 

Khái niệm “nhầm lẫn không trực tiếp” được đề cập trong pháp luật về sở hữu trí tuệ ở nhiều quốc gia và khu vực, có thể kể đến tiêu biểu là Hoa Kỳ và Châu Âu. Tại bản án số  C-120/04, giữa Medion AG (“Medion”) và Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH (“Thomson”), liên quan đến việc Thomson sử dụng nhãn hiệu “THOMSON LIFE” chứa nhãn hiệu “LIFE” đã được đăng ký của Medion[1], câu hỏi được đặt ra là liệu có hay không sự tương tự gây nhầm lẫn giữa nhãn hiệu “LIFE” và nhãn hiệu “THOMSON LIFE” theo quy định của pháp luật tại thời điểm đó[2], đặc biệt là khi yếu tố “THOMSON” đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo nên ấn tượng thương mại theo lập luận của toà án Oberlandesgericht.

Qua vụ việc này, Tòa án giải quyết mở rộng cách hiệu của quy định tại Điều 5(1)(b) rằng trong trường hợp hàng hóa/dịch vụ của các nhãn hiệu trùng nhau, vẫn có sự tương tự gây nhầm lẫn đối với một bộ phận người tiêu dùng khi nhãn hiệu có sau được tạo thành bằng cách đặt tên gọi của bên thứ ba bên cạnh một nhãn hiệu có trước đã khi nhãn hiệu có trước này có khả năng phân biệt thông thường, không xét đến yếu tố ấn tương tổng thể của nhãn hiệu có sau gây ra cho người tiêu dùng, vẫn đóng một vai trò phân biệt độc lập (independent distinctive role) trong nhãn hiệu có sau.

Người viết hiểu rằng, nếu xét về mặt tổng thể, hai nhãn hiệu này có thể không được coi là tương tự gây nhầm lẫn với nhau, tuy nhiên, khi đặt hai nhãn hiệu cạnh nhau, đặc biệt trong trường hợp các sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu tương tự và/hoặc trùng nhau, người tiêu dùng rất có thể bị lầm tưởng rằng hai nhãn hiệu này thuộc cùng một chủ sở hữu hoặc của các công ty có liên kết về lợi ích kinh tế. Về bản chất, việc thêm tên gọi của một bên, thường là tên thương mại của người nộp đơn, vào một nhãn hiệu có trước để tạo nên một nhãn hiệu mới, thường không đủ để loại bỏ sự tương tự gây nhầm lẫn giữa các nhãn hiệu.

Pháp luật Việt Nam không quy định rõ ràng khái niệm “nhầm lẫn không trực tiếp”, tuy nhiên, điều này cũng đã gián tiếp thể hiện tại quy định pháp luật và thực tiễn thẩm định hiện hành. Theo đó, khoản 16 Điều 4 Luật SHTT quy định “Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau”. Điểm (i)(c) khoản 8 Điều 26 Thông tư 23/2023/TT-BKHCN làm rõ vấn đề này như sau:

“c) Dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng nếu:

(i) Dấu hiệu đó gần giống với nhãn hiệu đối chứng về cấu tạo hoặc/và cách phát âm hoặc/và ý nghĩa hoặc/và hình thức thể hiện đến mức làm cho người tiêu dùng tưởng lầm rằng hai đối tượng đó là một hoặc đối tượng này là biến thể của đối tượng kia hoặc hai đối tượng đó có cùng một nguồn gốc;”

Về thực tiễn thẩm định, đã có nhiều trường hợp nhãn hiệu có sau bị từ chối vì gây ra nhầm lẫn về nguồn gốc sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu. Theo Quyết định số 40275/QĐ-SHTT ngày 09/06/2023 của Cục Sở hữu trí tuệ (“Cục SHTT”) về việc giải quyết khiếu nại liên quan đến đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2007-11772 của SCG Plastics Company Limited[3], dấu hiệu đăng ký “” (nhóm: 11, 12, 20, 21, 28) bị từ chối vì tương tự gây nhầm lẫn đối với VBBH số 12326 cho nhãn hiệu  “” (nhóm: 16, 25, 28). Cục SHTT nhận định rằng mặc dù dấu hiệu đăng ký và nhãn hiệu đối chứng có hình thức tổng thể khác nhau, nhưng đều có từ “MARVEL” là thành phần chính, chủ yếu của nhãn hiệu, đồng thời đều áp dụng cho các sản phẩm thuộc nhóm 28. Do đó, việc các chủ thể khác nhau sử dụng các nhãn hiệu tương tự nhau cho các sản phẩm giống nhau sẽ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc sản phẩm/dịch vụ.

Từ ví dụ trên có thể thấy, theo quy định của pháp luật cũng như thực tiễn thẩm định hiện nay, cụm từ “tương tự gây nhầm lẫn” cần phải hiểu bao gồm cả ở hai khía cạnh là tương tự gây nhầm lẫn trực tiếp và tương tự gây nhầm lẫn gián tiếp. Tiêu chí “tương tự gây nhầm lẫn” này cũng thường được xem xét đánh giá dựa trên sự so sánh các thành phần chính, chủ yếu, tạo nên khả năng phân biệt của nhãn hiệu. Vì vậy, người nộp đơn cần đặc biệt lưu ý về vấn đề này để tránh các trường hợp bị từ chối.

[1] Xem https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=60237&doclang=EN

[2] Article 5(1)(b) of the directive provides as follows:

‘The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:

…

(b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association between the sign and the trade mark.’

[3] Tr. 1238-1241, Công báo SHCN số 424B tháng 07/2023

Tác giả: Phùng Thu Trang

Phòng Nhãn Hiệu

INVESTIP – IP LAW FIRM

Link bài: https://investip.vn/van-de-nham-lan-khong-truc-tiep-va-quy-dinh-cua-phap-luat-viet-nam/